”1000” nye toppdomener

Kort intro

Den 13 juni 2012 annonserte ICANN listen over søknader på nye toppnivådomener. ICANN mottok totalt 1903 søknader, hvorav ca 500 er såkalte generiske domener som alle kan registrere. Listen over hvilke av disse søknader som behandles først av ICANN ble publisert 17. desember 2012. Man antar at de nye domenene er klare for lansering i Q1/Q2 2013. Dagens 22 generelle domener utvides altså kraftig, alt kunne søkes om. ICANN har ikke lagt seg opp i om toppnivået har en hensikt, er realistisk eller har et nobelt formål. Har du midler nok til å søke (USD 185 000), er det fantasien som setter grenser.  

Svært mange Fortune 500 selskapet har søkt om å registrere egne toppnivåer, for eksempel Google, Amazon, Apple, IBM. Det er kun Statoil som har søkt om sin eget domene. Den labre interessen i Norge skyldes nok at man ikke har fulgt med. Utvidelsen vil få stor innvirkning på hvordan vi vil søke informasjon og hvordan søkemotorene vil velge relevant innhold for oss.

Fra listen over søkere er det bla. søkt på .wow, .sucks, .lol og .wtf som blant de mest utradisjonelle søknader. Ellers er det mange som relaterer seg til  ”nett”, teknologi eller salg, som for eksempel .shop,.sales, cloud, music, app og noen ser ut til å ta opp kampen med .com domenet, som .global,. .web., .blog.

Det er også mange selskaper som har tenkt å ha et domene for egen bruk, for å spisse sitt eget budskap eller brand,  uten å tilby dette for allmenn registering. Eksempler er .statoil, .abb, .abc, .acer, .aig, .apple, .audi, .bmw. ,.volvo, .sony osv.

Det er ca 500 nye toppnivåer som vil bli lansert som åpent for alle å registrere.  Foreløpige planer hos ICANN viser at man prøver å få de første lansert i første kvartal 2013.

Trenger vi dette

Det er i dag registrert ca 140 millioner generelle domener. Et av hensynene bak lanseringen av nye toppnivåer er ønsket om å stimulere til innovasjon. Mange selskaper er stiftet etter forrige frislipp i 1999. Det er i dag nesten umulig å få registrert et  domene som gir mening, uten at man må belage seg på å kjøpe disse. «Annenhåndsmarkedet» er etter hvert blitt en betydelig økonomi og domenenavn kan bli en hindring for at produkter og tjenester blir lansert, at arbeidsplasser skapes osv.

Rettighetshavere forsøkte lenge å stanse programmet fra ICANN, men når dette sporet ble ansett umulig å oppnå arbeidet man intensivt for at det skulle etableres mekanismer som  ivaretar rettighetshavernes interesser. Mekanismene kjenner vi igjen fra forrige runde tilbake i 1999. Det er også kommet til en ny mekanisme, som tar innover seg at det blir utfordrende å forsvare alle merkevarene i porteføljen når det er over 500 nye toppnivåer som vil bli lansert.

Problemet

Siden forrige frislipp i år 1999 / 2000 av  3 toppnivåer (com,.net,org) er det registrert vel 25 000 rettighetsklager. 50% av domeneklagene får medhold, 10% får ikke medhold og vel 40% av klagene blir av prosessuelle årsaker ikke realitetsbehandlet.

Rettighetsklager stjeler ressuser fra selskapene. Det koster lite å spekulere. Et domene kan man registrere for 3-10 USD. Det rimeligste behandlingsgebyret for WIPO er  USD 1500, ikke medregnet bistand for å skrive selve klagen. Om slik bistand tilbys for USD 2 000 er forhandlingsrommet lagt og god avkastning for spekulantene, per domene, innen rekkevidde.

Det er i dag ca. 3000 rettighetsklager per år til WIPO knyttet til domeneregistreringer.

Tendensen er stigende, vel 5% hvert år.

Våkn opp!

Norske selskaper blir også utsatt for utenlandske spekulanter. Det er mange eksempler på domener som har kommet på avveier og som rettighetshaverne må bruke ressurser på å få tilbakeført.

I 2013 lanseres 500 generelle domener noe som vil utløse et skred av rettighets-krenkelser. Det vil oppstå muligheter for spekulantene og det er opplagt at disse vil utnytte mulighetene.

Det er heller ikke gitt at du bare kjemper mot spekulantene. Noen kan ha like god rett som deg til samme domene, både i og utenfor Norge.

Konkurrerende rettigheter

Et av problemene for ICANN var at ”rettigheter”  ikke er et ensartet uttrykk.  Det kan eksisterer flere som har rettigheter, men det finnes logisk nok bare et domene.

Et registrert varemerke etter varemerkeloven §3 gjelder kun i det land som er omfattet av søknaden. To registrerte varemerker kan eksistere side om side, på hvert sitt geografiske område uten at en av dem har forrang på de domener som er like eller tett opp til kjennetegnet. Rettigheter kan også eksistere side om side – på samme geografiske område. Et slikt eksempel er kjennetegnet «DNB», forkortelsen for Den norske Bank (eies av DnB NOR Bank ASA), Dun & Bradstreet og De nederlandsche Bank. Både DnB NOR og  Dun & Bradstreet  har registrerte varemerker i Norge, De nederlandsche Bank i Nederland – DnB NOR har registrert domenet dnb.no og Dun & Bradstreet har registrert dnb.com, og De nederlandsche Bank har registrert dnb.eu – noe alle må tåle. Figurmerker likestilles med ordmerker i denne sammenhengen.

Like rettigheter kan oppnås med innarbeidelse jf varemerkeloven §3 eller  at kjennetegnet for varer eller tjenester nyter beskyttelse etter markedsføringloven §1.

ICANN åpner også opp for at rettighet kan oppnås med en såkalt ”court evaluation”, noe vi forstår som at vern for et kjennetegn innrømmet av en norsk domstol. En dom med påstand om sletting eller overføring av et domene må anses tilstrekkelig.  En slik rett kan også etableres ved dom for slogans som kjennetegn.

Det er usikkert om avgjørelse fra domeneklagenemnda (DOK) eller tilsvarende internasjonale tvisteløsere (WIPO etc.) for andre domener (com, net, org osv, + CC tlder)  vil kunne påberopes under dette alternativet. Domeneklagenemda egner seg best på enkle saker basert på registrerte varemerker eller saker der innklagede ikke svarer på klagen. Etter mitt skjønn må det kreves at organet har gjort en vurdering av om de materielle vilkår for et varemerke er til stede eller ikke. En avgjørelse basert på henvisning til lignende saker,  uten reell prøving av om det foreligger innarbeidelse eller en annen rettighet bør normalt ikke godtas.

Det er opplagt at disse selskapene og tusenvis av andre vil være i fullt ut legitim konkurranse med hverandre om de samme domener. Suksess vil da være avhengig av hvem som er først ute når domenet slippes. For å være først ut – må du ha forberedt deg!

Det er mange som kan konkurrere med din søknad.

Hva er løsningen for rettighetshaverne? 

Det er til de grader et økonomisk spørsmål om man skal velge å registrere alle domener man mener å ha rettigheter til, som andre kan med rette eller ikke prøve å registrere før deg.

Eks. Basert på opplysninger fra Patentstyrets offentlig tilgjengelige database.  

Det kan ikke forsvares å være passiv og det er for mange domener og muligheter for krenkelser og konkurrerende rettigheter, til at man kan gå for å registrere alle mulige varianter. Skjemaet ovenfor baserer seg på at aktørene (eiere) ønsker å registrere 50% av de varemerkene som de per i dag er registrert i det norske Patentstyret.

Skjemaet tar ikke høyde for engangsgebyrer som vil komme for Sunrise og Trademark Clearing. Logisk nok vil kostnaden for den første registreringen av porteføljen være høyere enn ovennevnte som kun er de løpende kostnadene.

VÅRE TIPS

Hva skal du gjøre nå de neste 1-3 måneder?

# Fokuser!

Rettighetshaverne bør skaffe seg en oversikt av rettigheter i porteføljen. Hva har du?

En domeneregistering gjøres normalt for 2 år.  Hva trenger du? Har du noen planer for de neste to årene nå, så hvorfor ikke sørge for å posisjonere deg for et attraktivt domene.

Relevante spørsmål

• Hva har vi registrert som ordmerke eller figurmerke
  • hvilke land?
• Har vi noen rettigheter basert på bruk eller innarbeidelse?
  • hvilke land?
• Har vi noen søknader liggende hos Patentstyret, (patentstyret.no)
• Er vi i noen tvister angående rettighetsspørsmål som bør løses nå i minnelighet eller gjennom domstolsprøvelse  – unngå en konkurrerende søker nå.
• Har vi vært i domeneklagenemda med noen av merkevarene våre?
• Hva trenger du av domener de neste to år?
• Noen rettigheter som bør avklares gjennom en forundersøkelse?
  • Får da en god indikasjon på om det er andre rettighetshavere der ute / søker i nasjonale / nordiske databaser.
  • Får en god indikasjon om dette (patent, varemerke, design) lar seg registrere, og om en søknaden går gjennom.
  • Forundersøkelser utføres under lovpålagt taushetsplikt.
• Registrere nye ord / figurmerker (posisjonering) hos patentstyret – saksbehandlingstid på 2-3 mnd (varierer).
• Eierskap – er innehaver av rettigheten den samme juridiske person som vil søke? Har selskapet fusjonert inn rettigheter som man i dag kun kan dokumentere gjennom en aksjekjøpsavtale ? (mulig avvisningsgrunn for prioritert søknad).

Når du har kontroll på hva du har av rettigheter og hva du vil ha behov for de kommende årene, må du lage en strategi for hva du skal gjøre med disse.

# Jeg har en plan.  

Vår anbefaling er at rettighetshavere grovsorterer sine varemerker, dette som ledd i en erkjennelse av at man ikke kan forfølge alle tenkelige rettighetskrenkelser. Dette kan være en vanskelig eksersis og avgjørelsen bør forankres høyt i organisasjonen.

Viktige merkevarer. Disse forsvares aktivt med nebb og klør mot konkurrerende søknader eller enhver annen som forsøker å registrere.

Typisk: Det er nok selskapsnavnet som hører naturlig til i denne kategorien og et knippe av produkter og / eller tjenester.

Middels viktige. Disse forsvarer man passivt ved å advare mot registrering av de domener man selv mener å ha rettigheter knyttet til., eventuelt at man vurderer å forfølge mulige rettighetskrenkelser når de oppstår. Det er en forskjell om registreringen finner sted av en enkeltperson med ambisjoner om å tjene lette penger enn en konkurrent som bruker domenet for å skaffe seg trafikk til egne sider eller for å undergrave din virksomhet.

Mindre viktige. Enkelte varemerker, «slogans i tiden» kan man ikke forsvare å bruke ressurser på, i tillegg til de ovennevnte.. De mest aktuelle i denne kategorien er vel ord og uttrykk som består av varemerker og merkevarer i kombinasjon med alminnelige ord. Det vil være et utall muligheter her og det vil komme massive krenkelser av typen; ”mittselskap”sales.web, ”mittselskap”store.shop, ”mittselskap”tech.cloud telenorsales.web, nikestore.shop,operatech.cloud etc., og registeringer som kan være gjort med sjikanehensikt, som telenor.sucks, nikeshop.sucks, pwcconsulting.wtf og statoil.lol

Er man usikker, har et antall rettigheter som er håndterbart bør man nok gå for å registrere domenet. Domeneregistrering gjøres normalt for 2 år. Ved neste korsvei (dvs. ved fornyelsen om 2 år) kan man gjøre seg opp en mening om registeringen skal oppebæres eller slippes avhengig av selskapets posisjon når situasjonen har stabilisert seg, når man har endelig valgt ut hvilke domener / merkevarer som man skal bruke eller prioritere i sin profilering.

Beskyttelsesmekanismer

ICANN tilbyr beskyttelsesmekanismer for rettighetshavere. Mekanismene skal sørge for at beskyttelse kan oppnås før det enkelte toppnivå domenet åpner for allmenn registrering.  Alle operatørene er pålagt å tiilby slik beskyttelse for de som ønsker å benytte seg av det vernet som tilbys for en særskilt avgift per domene man søker beskyttet.

Det er en utfordring at rettigheter kan oppstå på flere hender uten at den ene har større eller bedre rett enn sin konkurrent. Varemerker gjelder kun i de terretorier de er søkt beskyttet. Han man søkt sitt varemerke kun registrert i Norge , må man legge til grunn at det finnes konkurrerende varemerker i andre land. De som har søkt og oppnådd beskyttelse etter madridprotokollen vil med større sikkerhet legge til grunn at det ikke er konkurrerende søkere.  

Disse mekanismene kan tilpasses den sorteringen man kan gjøre for viktigheten av merkevaren; 

Mekanisme:                   SUNRISE

Egenskaper:                      De som har ”en rettighet” (se nedenfor) gis forrang til å registrere domener.

Periode:                              30 – 60 dager før allmenn registrering.

Pris per domene:              Ukjent

Vilkår:

For å kunne registrere under denne perioden må man kunne dokumentere en rettighet. En slik rettighet kan være et nasjonalt varemerke (figur eller ordmerke) eller en rettighet man har innarbeidet, tatt i bruk eller blitt ”tilkjent” ved en domstolsprøvelse. 

Kommentarer:               

Denne mekanismen kan brukes for de viktige domener. De domener man ikke kan tillate at andre tar. Når man legger inn sin søknad under Sunrise vil man få muligheten til å registrere før de store massene får tilgang.

Mekanisme:                   TRADEMARK CLEARING HOUSE.

Egenskaper:                                    

Et depot for merkevaren. Gir søkere en advarsel om at det er rettigheter knyttet til domenet og at en registrering kan være i strid med andres rettigheter. 

Periode:                             30 -60 dager før og en periode etter allmenn registrering.

Pris per domene:           Ukjent.

Vilkår:                                                

Som for Sunrise. Hensikten er at en advarsel vil virke avskrekkende på vedkommende som søker. En må merke seg at dette ikke innebærer at søknaden blir stanset. Søker vil få et spørsmål om vedkommende ønsker å opprettholde søknaden, til tross for at det er rettighetshavere og at disse rettighetshaverne vil få tilgang til opplysninger om hvem som har registrert domenet.

Kommentarer:               

En slik advarsel vil nok medføre at en del vegrer seg for å registrere når det knyttet et potensielt krav til søknaden. Andre med spekulative intensjoner vil nok definitivt søke domenet når de får bekreftet at det er økonomiske interesser forbundet med søknadenMekanismen egner seg for de middels viktige merkevarene, de man må vurdere om en skal etterfølge misbruk av – kanskje særlig basert på hvem som er søker og hvilken intensjon man kan utlede av registreringen.                           

Rettighetshavere kan velge å forfølge søkerne når man vet hvem det er og kan gjøre seg opp en mening om vedkommende kan utsette selskapet eller merkevaren for forringelse. Her kan man benytte seg av ICANN klageordninger som UDRP, URS eller alminnelig domstolsprøvelse i det land man finner det hensiktsmessig å fremme søksmål.

Søker får en advarsel av typen..

…If you continue with this registration, you represent that, you have received and you understand this notice and to the best of your knowledge, your registration and use of the requested domain name will not infringe on the trademark rights listed below. The following [number] Trademarks are listed in the Trademark Clearinghouse:

..

Landrush – alle mot alle.

Egenskaper:                      Åpent for allmenn registrering av alle domener som ikke er forhåndregistrert gjennom Sunrise.

Periode;                             30-60 dager etter Sunrise.

Vilkår:                                 Åpent for alle typer domener

Pris:                                     Fastsettes av den enkelte operatør.

Kommentarer:            

Det er etter åpningen de feste krenkelsene kommer for eiere av merkevarer. Det er et utall mulige kombinasjonsmuligheter for å krenke eller sjikanere selskaper. De fleste må nok bli mer tykkhudet i dag enn hva som var nødvendig tidligere. En kan for det enkelte tilfelle velge å bruke metodene som referert ovenforDet vil være svært ressurskrevende å registrer alle tenkelige muligheter av merkevaren.

# – Ha en forankring!

Om rettighetshaver har skaffet seg en oversikt – så får en spørsmål om hvem som skal ta avgjørelsen om hvilke merkevarer som faller i den enkelte kategori av planlagt beskyttelse.

Det er nok dessverre mange som ikke vil stille forberedt her når man endelig har tatt innover seg hva som skjer. Det blir ”IT karen” som i siste liten får oppgaven med å ta stilling til hvilke domener man skal registrere. Dette er opplagt uheldig, ikke fordi ”it avdelingen” er kunnskapsløs, men fordi selskapets portefølje av merkevarer ikke bør forvaltes tilfeldig eller utenfor den strategi som er satt av de som har i oppgave å forvalte disse verdiene.

De store eierne av merkevarer er kanskje også de selskaper som bruker mest tid på sine beslutninger. Slik sett vil jeg anbefale at man straks setter i gang med arbeidet og klargjør et grunnlag slik at rette avdeling kan ta en avgjørelse.

For de fleste selskaper vil nok avgjørelsen ligge hos styret eller daglig leder. For større selskaper må innstillingen gjøres av markedsavdelingen. 

Husk å få med deg budsjettet! 

# – Ha en ansvarlig!

Det må utpekes en ansvarlig som skal;

• følge med på utviklingen i ICANN.
  • det er stadige endringer i prosesser og mekanismer, og søknader blir ikke nødvendigvis godkjent av ICANN og derfor senere operative som domener.
• hvem tar ansvaret for klargjøring av rettigheter
• hvem tar ansvaret for Sunrise og Trademark clearing?
• hvem følger med på hvilke søknader som konkurrerer med selskapet?

# – Internasjonale domener.

Det er søknader for toppdomener med andre tegnsett. Dette gjelder bla. domener som er ment for et asiatisk marked. Med 2 milliarder personer i Kina skulle en tro at dette markedet også er interessant for rettighetshaverne.

• Har en klargjort seg for dette markedet?
• Har en opparbeidet seg eller er det tid til å registrere et varemerke i et slikt land som gjør det mulig å få inn en prioritert søknad (Sunrise) for domener vi har interesser i?

# – Budsjett som matcher ambisjonene.  

Det må utarbeides et budsjett for 2013 / 2014 som tar høyde for kostandene som følger med de valg man har tatt. Det er enda usikkert hva det vil koste å registrere seg for sunrise og Trademark Clearing. En må også ta i betraktning at domener skal fornyes, vanligvis i 2 års intervaller. Forberedelsene til Sunrise og Trademark Clearing og gjennomføringen er i hovedsak en engangskostnad.

Det kan være lurt å heller gå ut litt aktivt, for senere å skalere ned satsingen. En kan ikke velge å innta en mer aktiv strategi når ”alle” domener er  registrert. Da er det bedre å trappe ned dvs. slette noen registeringer man ikke vil oppebære for neste periode.

Har du tatt noen valg – eller lar du skjebnen råde.

Gjør du ikke noe vil utfallet for din merkevare være overlatt til tilfeldighetene. Det er mulig at man som rettighetshaver benytter seg av andre midler for sine mål, men uten å ha visse basiskunnskaper om hva som skjer i de neste 6 mnd av 2013 – blir det vanskelig å forutsi om de alternativene planene er like gode. Det er helheten av beskyttelsen som er avgjørende. Om man ikke forsvarer sine rettigheter, om selskapet utsettes for angrep som undergraver merkevaren blir det bygget mindre enn hva andre prosesser river ned. Ved å inkludere organisasjonen i avgjørelsen og søke forankring deler du som rettighetshaver på suksess og nedturer. Du er i alle fall ikke alene om det valget som er tatt.

Ved forrige lansering i 99/2000/2003 ble det for mye tilfeldigheter og svært mange rettighetshavere forholdt seg bevisst eller ubevisst passivt til hele prosessen, noe som slo veldig uheldig ut for noen. I 2013 vil nok mange befinne seg i samme posisjon.

Norske søkere

Kun Statoil og CloudNames AS har søkt om å være operatør for et eget toppdomene.

Statoil har søkt om sitt eget toppnivå .statoil. De vil mest sannsynlig bruke dette for egen virksomhet og det vil ikke bli lagt ut for allmenn registrering. Statoil kan etter dette bruke domener i sin egen sfære slik de definerer den. En opplagt mulighet er å tildele egne ansatte slike domener; navn.etternavn@norge.statoil og sine samarbeidspartnere @partner.statoil osv. CloudNames AS har søkt om å toppnivåene .global og .cloud og vil tilby alle selskaper og privatpersoner å registrere domener, etter å ha tilbudt rettighetshavere mulighetene gjennom sunrise og trademark claring.

Forklaringen var nok delvis at en søknad kostet 185 000,- USD og at man ikke har innsett mulighetene som ligger i å ha et eget toppnivå, kanskje særlig hvilken rangering man vil få i søkemotorene når man har relevant innhold som del av domenet eller som et toppnivå i seg selv.

Ny runde?

Før ICANN på ny åpner opp for nye søknader, må man få disse 1900 toppnivåene live. Når man har høstet en del erfaringer har ICANN uttalt en målsetting om å åpne opp for nye runder, men når dette vil skje er ikke avklart, men ICANN vil åpne opp for nye søknader.